Proprietà intellettuale: le azioni legali che potete intraprendere se i vostri diritti di proprietà intellettuale vengono violati in India

Cosa fare se la vostra proprietà intellettuale viene violata in India? Secondo il nostro avvocato Van Lavanya, in quanto azienda europea, avete tre opzioni: inviare una lettera di diffida, avviare un procedimento civile o penale. L'avvocato Van Lavanya spiega quando si applica quale rimedio e cosa aspettarsi in ogni fase.

Lettera di diffida

In caso di contraffazione (l'imitazione non autorizzata di un prodotto di marca) e/o pirateria (la copia non autorizzata di un prodotto protetto da diritti di proprietà intellettuale), la prima opzione a disposizione della parte lesa è l'invio di una lettera Cease & Desist in cui si chiede che gli atti di violazione cessino(cease) e rimangano tali(desist).

Lo scopo di questa lettera è quello di risolvere la controversia in modo rapido e senza procedimenti giudiziari. Inoltre, questo rimedio è molto conveniente per far rispettare le leggi sulla proprietà intellettuale prima di intraprendere un'azione legale. È consigliabile che questa lettera sia inviata da un avvocato per dimostrare che l'azienda sta prendendo in considerazione un'azione legale.

Se la lettera di cessazione e desistenza non dovesse funzionare, la parte lesa può sempre decidere di adire le vie legali. La legge indiana sulla proprietà intellettuale prevede a tal fine approcci sia civili che penali:

Azione civile per violazione della proprietà intellettuale

I procedimenti civili hanno lo scopo di bloccare la distribuzione, la produzione o la vendita del prodotto in violazione. Si può scegliere di presentare una richiesta di risarcimento danni o di ottenere informazioni sulla contabilità della parte che ha commesso la violazione.

Se si opta per la visione dei conti, la parte che ha commesso la violazione deve consegnare alla parte lesa i profitti ottenuti dalle attività illegali. In una richiesta di risarcimento danni, il tribunale stabilisce un importo che deve essere pagato dalla parte che ha commesso la violazione.

Durante i procedimenti civili in corso, il tribunale può anche emettere ingiunzioni volte a prevenire l'imminente violazione dei diritti di proprietà intellettuale. Il tribunale può imporre un'ingiunzione ad interim alla parte avversa. Si tratta di vietare qualsiasi azione con il prodotto della parte lesa fino alla risoluzione della controversia. Tuttavia, la parte lesa deve essere in grado di dimostrare che se l'ingiunzione temporanea non viene concessa, si verificheranno perdite irreparabili.

L'ingiunzione Mareva protegge anche gli interessi della parte lesa durante il processo e viene concessa per impedire alla controparte di vendere i propri prodotti o servizi fino al termine del processo.

Inoltre, in base a un'ordinanza Anton Pillar, una società può recarsi nei locali della controparte insieme a un commissario nominato dal tribunale per perquisire e sequestrare i documenti rilevanti e le merci contraffatte. Questo può essere deciso per impedire la rimozione o la distruzione di prove prima del processo.

Se la parte che ha commesso la violazione è sconosciuta (ad esempio, se si tratta di una società di e-commerce), si può comunque agire sulla base di un ordine John Doe. In questo modo i pubblici ministeri hanno la libertà, con l'aiuto di un commissario nominato dal tribunale, di fare irruzione nei luoghi in cui potrebbero essere in corso attività di violazione.

Leggete come proteggere la vostra proprietà intellettuale già al momento della costituzione della vostra entità in India

Procedimenti penali per violazione della proprietà intellettuale

In India, i diritti di proprietà intellettuale sono diritti privati che possono essere fatti valere attraverso procedimenti civili. Tuttavia, la legge sui marchi, la legge sul diritto d'autore e la legge sulle indicazioni geografiche prevedono anche rimedi penali. Le pene possono variare da 6 mesi a 3 anni di reclusione e una multa da 50.000 a 200.000 rupie (da 550 a 2.250 euro).

In base a queste leggi, i sospetti sono perseguibili e la polizia può condurre incursioni e sequestrare beni senza un ordine del tribunale.

Poiché le indagini penali richiedono molto tempo, in questi tribunali c'è un enorme arretrato di casi. Per ovviare a questi anni di procedimenti, i tribunali hanno creato l'opzione del patteggiamento. In questo caso, la parte lesa accetta la propria colpa in cambio della remissione in carcere e del risarcimento dei danni subiti dalla parte lesa.

Chiedere sempre prima un parere legale

È importante rivolgersi sempre a un legale quando si sospetta che qualcuno stia violando i vostri diritti di proprietà intellettuale. Fare richieste minacciose senza prove è illegale.

Un esperto legale di proprietà intellettuale può aiutarvi a determinare se la violazione dei vostri diritti di proprietà è perseguibile e dove denunciarla. Se decidete di intentare anche una causa civile, un avvocato locale specializzato in proprietà intellettuale può aiutarvi a presentare e costruire un caso solido.

Acquisizione di aziende in India: perché la due diligence è un passo essenziale

L'acquisizione di un'azienda in India non è priva di rischi, ha osservato Johan de Boer, amministratore delegato di KROV. Il produttore olandese di attrezzature per treni, uffici e negozi ha deciso di rinunciare all'acquisizione di un partner produttivo nella città indiana di Bangalore dopo un'approfondita due diligence.

Effettuate una ricerca approfondita prima di impegnarvi con un partner indiano

"Non è colpa dei prodotti dell'azienda indiana", riflette De Boer. "La qualità è buona. Noi offriamo i loro prodotti in Europa e loro stessi vendono direttamente ai clienti in America". Dopo che il proprietario ha dichiarato di voler vendere l'azienda, De Boer ha visitato lo stabilimento in agosto per una prima ispezione approfondita. È quindi iniziato il processo di due diligence, condotto da un commercialista indiano e da un avvocato locale. A dicembre hanno consegnato il loro rapporto che consigliava: non fatelo.

Sia dal punto di vista finanziario che da quello legale, si è scoperto che il produttore non aveva i conti in ordine. Le cifre non corrispondevano a quanto dichiarato. Secondo De Boer, questo aspetto era superabile, ma le conclusioni dell'avvocato erano meno innocenti. L'azienda è risultata non correttamente registrata, sono state rivelate irregolarità sui contratti del personale e la gestione e il pagamento dei contributi previdenziali non erano in regola. "Questo non solo comporta multe salate, ma come proprietario si può anche finire in prigione per questo", ha detto.

Collaborare con i consulenti locali

Per De Boer, questa esperienza ribadisce l'importanza di attrarre buoni consulenti locali in India. "Se avessimo condotto questo processo in modo indipendente, forse non saremmo stati in grado di portare a galla questo problema. In questo modo ci si trova improvvisamente ad essere responsabili di un'azienda in cui le cose non sono organizzate correttamente. In seguito, non si può più rimediare. Le conseguenze, finanziarie o peggiori, sono quindi tue". A dir poco, l'attuale proprietario non era contento che De Boer avesse rinunciato all'accordo. "Ha comunque cercato di smorzare le irregolarità, ma non ho chiamato dei consulenti per niente. Sarebbe stato stupido andare contro i loro consigli".

Tuttavia, De Boer rimane interessato al produttore indiano. "So che questo stabilimento in India offre qualità e i costi di produzione relativamente bassi sono ovviamente interessanti. Per questo motivo abbiamo discusso un percorso alternativo. Se il proprietario indiano liquida l'azienda, vorremmo rilevare i locali dello stabilimento, i macchinari e parte dei dipendenti. In questo modo elimineremmo i rischi legali. L'attuale proprietario è favorevole a questa soluzione. Abbiamo deciso di discuterne ulteriormente nel corso del prossimo anno".

Produrre in India presenta interessanti vantaggi

De Boer ha un altro motivo per voler produrre in India. "KROV ha una buona reputazione in tutto il mondo come fornitore di accessori per treni, come tavoli, sedili e schienali. L'India ha l'ambizione di costruire una rete nazionale di treni ad alta velocità e noi siamo già in trattativa con il principale produttore Kawasaki. La nostra posizione è più forte se abbiamo uno stabilimento di produzione in India, poiché il governo indiano è interessato a creare il maggior numero possibile di posti di lavoro in India. Quindi uno stabilimento indiano sarebbe interessante anche in vista delle vendite in loco".

Volete entrare nel mercato indiano, ma non siete sicuri di quale sia il primo passo migliore per la vostra attività? Oppure state cercando un soggetto locale che conduca per voi una ricerca di mercato o una due diligence?

Proprietà intellettuale in India: ecco come proteggere la vostra proprietà intellettuale

L'India è membro dell'OMPI (Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale) da quasi 50 anni, il che significa che la maggior parte delle leggi sulla proprietà intellettuale in India sono conformi agli standard internazionali e che i tribunali indiani possono fornire provvedimenti ingiuntivi in tempi relativamente brevi in caso di violazione. Ma quali opzioni avete per proteggere i vostri brevetti, marchi, diritti d'autore e design quando create una società in India? Il nostro avvocato Van Lavanya le elenca per voi.

Registrazione della proprietà intellettuale (PI) in India

I diritti di proprietà intellettuale in India sono sanciti da diverse leggi, tra cui il Trademarks Act 1999, il Copyright Act 1957, il Patents Act 1970, il Designs Act, il Geographical Indications Act 1999 e il Customs Act 1962. Queste leggi prevedono un sistema di rimedi per l'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale.

La maggior parte dei tipi di proprietà intellettuale, come i brevetti, i marchi o i disegni, possono essere registrati online presso l' Ufficio del controllore generale dei brevetti, dei disegni e dei marchi. Il processo di registrazione e i documenti richiesti variano a seconda del tipo di PI da registrare, ma in ogni caso è necessario preparare la seguente documentazione:

• Modulo di richiesta: L'ufficio indiano per la proprietà intellettuale utilizza moduli specifici per ogni tipo di proprietà (brevetto - modulo 1, marchio - modulo TM-1 ecc.).

• Informazioni sul richiedente: nome, indirizzo e dati di contatto della vostra azienda.

• Prova di proprietà: documenti che dimostrano la proprietà della PI. Ad esempio, possono essere documenti che descrivono l'invenzione in caso di registrazione di un brevetto.

• Procura (se applicabile): Se per la registrazione ci si avvale di un avvocato specializzato in PI (ad esempio un avvocato indiano), è necessario aggiungere una procura che consenta a questa persona di rappresentarvi.

• Specifica/Descrizione: descrizione dettagliata della PI, a seconda del tipo. Per i brevetti, si tratta della specifica completa che descrive l'invenzione.

• Tasse: L'ufficio indiano per la proprietà intellettuale richiede il pagamento di tasse per le domande di registrazione. Tali tasse variano a seconda del tipo di PI che si intende registrare. La registrazione di un marchio costa in media tra le 4.000 e le 10.000 rupie (da 45 a 115 euro). La registrazione del brevetto è più costosa e costa in media tra le 15.000 e le 50.000 rupie (da 170 a 560 euro).

È consigliabile rivolgersi a un avvocato indiano esperto di proprietà intellettuale che conosca la documentazione richiesta per le società straniere anche per la registrazione, in modo da essere sicuri di non incorrere in costi o ritardi inutili.

Accordo di non divulgazione (NDA)

Le strategie commerciali, come i segreti commerciali, il know-how, i metodi di produzione o qualsiasi tipo di informazione che viene mantenuta riservata per mantenere un vantaggio sui concorrenti, sono coperte da segreto commerciale.

In India non esiste una base legale o statutaria che garantisca la protezione dei segreti commerciali. Pertanto, se avete intenzione di lavorare con un partner in India, dovreste prendere provvedimenti per proteggere voi stessi questa proprietà intellettuale. A tal fine, dovrete prendere accordi con i vostri partner e registrarli in un accordo di non divulgazione (NDA).

Tutte le informazioni riservate che non possono essere registrate come brevetti, marchi, diritti d'autore o disegni presso l'ufficio indiano per la proprietà intellettuale devono quindi essere protette in un NDA. In un NDA si possono scambiare informazioni riservate, come ad esempio informazioni nel contesto di trattative per l'acquisto di un'altra azienda o di un brevetto.

Se si prevede di condividere informazioni riservate per fare affari o collaborare, un NDA garantisce che tali informazioni non vengano divulgate a estranei. Un NDA deve contenere almeno le seguenti informazioni:

1. Parti coinvolte
Identificare chiaramente entrambe le parti coinvolte nell'accordo: il titolare della PI (che condivide informazioni riservate) e la parte ricevente (che riceve informazioni riservate). Includere i nomi legali completi, gli indirizzi e i dettagli di contatto.

2. Definizione di informazioni riservate
Definite cosa si intende per "informazioni riservate" nell'NDA. Utilizzate un linguaggio chiaro e conciso che copra il tipo di informazioni che volete proteggere. Prendete in considerazione la possibilità di includere esempi, ma evitate un elenco eccessivamente esaustivo. Indicare se anche le informazioni sviluppate in modo indipendente dalla parte ricevente sono considerate riservate.

3. Obblighi di riservatezza
Delineare gli obblighi della parte ricevente in merito al mantenimento della riservatezza delle informazioni divulgate. Indicare le restrizioni all'uso, alla divulgazione e alla condivisione delle informazioni riservate. Si possono menzionare le eccezioni per l'uso consentito, come ad esempio per lo scopo della cooperazione prevista o per la divulgazione richiesta dalla legge.

4. Durata e termine
Determinare la durata di applicazione degli obblighi di riservatezza. Può trattarsi di un periodo fisso o di un periodo in cui le informazioni diventano pubbliche. Specificare le condizioni in cui l'NDA può essere risolto da una delle parti.

5. Conseguenze in caso di violazione dell'NDA
Illustrare le possibili conseguenze in caso di violazione dell'NDA da parte della parte ricevente. Queste potrebbero includere provvedimenti ingiuntivi (ordine del tribunale di impedire la divulgazione) o danni.

6. Risoluzione delle controversie
Stabilire un meccanismo per la risoluzione delle controversie derivanti dall'NDA. Potrebbe trattarsi di negoziazione, mediazione o arbitrato.

7. Legge applicabile e giurisdizione
Specificare la giurisdizione legale applicabile all'interpretazione e all'applicazione dell'NDA.

Anche in questo caso, si consiglia vivamente di rivolgersi a un avvocato indiano esperto di proprietà intellettuale che abbia familiarità con le normative locali in materia e che abbia esperienza nella redazione di NDA per collaborazioni tra partner indiani ed europei. In questo modo, eviterete di perdere elementi importanti.

Accordi per la creazione di nuove IE

Un NDA può anche includere accordi sull'uso di una proprietà intellettuale di base. Si tratta della proprietà intellettuale che un'azienda possiede già prima di collaborare con una parte in India. In una collaborazione, l'azienda svilupperà insieme una nuova proprietà intellettuale (PI). È quindi importante definire chiaramente gli accordi sull'uso della nuova PI.

Questo aspetto è importante per l'India, perché gran parte della tecnologia che arriva in India dall'Europa deve essere adattata o localizzata, sia per ridurne il costo sia per renderla utilizzabile nel contesto indiano. In assenza di accordi chiari sulla nuova proprietà intellettuale, questa sarà libera di essere violata da altri. Diventa molto difficile, in una fase successiva, proteggere tale PI o contestare che la PI è stata sviluppata sulla base della tecnologia di base.

Domanda di brevetto provvisoria (PPA)

Per i segreti commerciali che un'azienda europea vuole condividere con un partner indiano, si può ricorrere anche alla registrazione di una PPA: una Provisional Patent Application. Si tratta di uno strumento legale che non esiste in Europa, ma che è ampiamente utilizzato in Paesi come l'India, gli Stati Uniti e il Sudafrica come ulteriore mezzo di protezione.

Un PPA significa che il proprietario di informazioni riservate (sia brevetti che segreti commerciali non registrati) può registrarle in via confidenziale e segreta presso l'ufficio indiano della PI. L'ufficio rilascia un certificato che attesta che il proprietario ha presentato le sue informazioni in una certa data. Queste informazioni, a differenza delle domande formali di brevetto, non saranno mai rese pubbliche.

Il certificato PPA può essere aggiunto come allegato a un NDA per dimostrare in ogni momento che le informazioni condivise all'inizio della collaborazione provengono dalla parte europea e sono confermate come tali dall'ufficio indiano della PI.

In questo modo si invia un segnale ancora più forte alla parte indiana affinché rispetti la riservatezza. Inoltre, facilita le azioni legali, in quanto si può dimostrare che è stato fatto tutto il possibile per proteggere le informazioni. Un PPA può essere utilizzato per qualsiasi tipo di informazione riservata.

Dopo la scadenza della registrazione dell'HTM (12 mesi), il partner europeo e quello indiano devono preparare una dichiarazione che attesti che le informazioni continueranno a essere protette dai due partner anche in futuro. Si tratta di un ulteriore impegno dimostrabile da parte della parte indiana che garantisce la protezione e che può essere utilizzato nel peggiore dei casi nelle fasi formali.

Due diligence

Prima che un'azienda si impegni con un partner commerciale indiano, è importante effettuare (o far effettuare) uno screening completo del background di questa parte indiana. La due diligence aiuta a prendere la decisione giusta e a ridurre i rischi associati alla transazione commerciale. Gran parte della due diligence può essere svolta online.

Importanti fonti di informazione sono il Ministero degli Affari Societari (MCA), che regola gli affari commerciali in India. Tutte le società indiane devono depositare i propri bilanci e i dati degli azionisti presso l'MCA.

Inoltre, è possibile ottenere informazioni dal sito web del Credit Information Bureau India Limited (CIBIL). Qui è possibile accedere alla storia creditizia di un individuo, di una società o di una partnership. Qui sono elencati eventuali contenziosi/casi pendenti nei loro confronti e anche se sono mai stati dichiarati inadempienti intenzionali in passato.

Infine, anche la federazione professionale del settore in cui opera l'azienda può essere una fonte interessante di informazioni.